Handhaaf uw productbescherming! Verwatering ligt op de loer…

Voor veel ondernemingen zijn hun intellectuele eigendomsrechten het meest waardevolle wat zij bezitten. Denk dan bijvoorbeeld aan merk-, model, octrooi- of auteursrechten. Daarin worden doorgaans grote investeringen gedaan. Is een product niet beschermd op grond van enig intellectueel eigendomsrecht, dan kan de grondslag onrechtmatige daad uitkomst bieden om op te treden tegen slaafse nabootsing. Uitgangspunt daarbij is wel, dat nabootsen mag. Slaafs nabootsen, waardoor nodeloos verwarring ontstaat, mag echter niet.

Voor een succesvol beroep op slaafse nabootsing is vereist dat het product een eigen gezicht op de markt heeft. Daarvoor moet het product zich in zijn uiterlijke verschijningsvorm onderscheiden van andere gelijksoortige producten op de markt. Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen naarmate meer gelijksoortige producten op de markt verschijnen. Dat wordt ook wel verwatering genoemd. Om het eigen gezicht op de markt behouden, dient namaak te worden bestreden.

Over dat ‘eigen gezicht op de markt’, en het beschermen ervan, wees de Hoge Raad in de zaak tussen Mi Moneda en Nikki Lissoni een interessant arrest.

Mi Moneda vs. Nikki Lissoni

All Round brengt sinds 2009 de sieradenlijn Mi Moneda op de Nederlandse markt (foto linksboven). In 2012 brengt Simstars een concurrerende sieradenlijn op de markt onder de naam Nikki Lissoni (foto rechtsboven). All Round vordert onder meer een bevel tot staking van iedere slaafse nabootsing van de Mi Moneda door Simstars. De rechtbank en het hof wijzen de vorderingen van All Round af, waarna All Round naar de Hoge Raad stapt.

De Hoge Raad beoordeelt allereerst of de Mi Moneda een eigen gezicht op de markt heeft. Daarvan is volgens de Hoge Raad geen sprake. All Round had niet voldoende aannemelijk gemaakt, dat de soortgelijke sieraden, die ten tijde van de Nikki Lisoni sieraden op de markt kwamen, eveneens slaafse nabootsingen van de Mi Moneda waren. Ook had All Round zich niet voldoende ingespannen om die soortgelijke producten van de markt te weren.

Let erop, dat het bij slaafse nabootsing gaat om het product zelf, en niet om de bekendheid van het merk waaronder het product wordt verkocht. De Hoge Raad overwoog namelijk, dat populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel er op zichzelf niet toe kunnen leiden dat een product een eigen gezicht op de markt heeft. Populariteit en bekendheid kunnen ook voortkomen uit de naam of het merk van het product. Het verbod op slaafse nabootsing beoogt geen bescherming te bieden tegen de aantasting van de bekendheid van de naam of het merk. Bij slaafse nabootsing is het dus van belang dat de uiterlijke verschijningsvorm van het product zich onderscheidt van andere, soortgelijke producten op de markt.

Conclusie

Uit dit arrest blijkt dat het voor ondernemingen van belang is om goed zicht te hebben op de relevante markt. Zo kan goed worden vastgesteld of het eigen product zich onderscheidt van andere, soortgelijke producten op de markt, en dus een beschermenswaardig eigen gezicht heeft op de markt. Populariteit of naamsbekendheid spelen daarbij geen rol: het gaat immers om de vraag of de uiterlijke verschijningsvorm van het product zich onderscheidt van de rest van de markt. Is er sprake van zo’n eigen gezicht, dan is van belang om  op te treden tegen soortgelijke producten die de markt betreden. Door niet te voldoen aan een dergelijke inspanning, bestaat het risico dat het eigen gezicht op de markt van een product verwatert.

Wilt u meer weten over de bescherming van uw producten of het optreden tegen namaak? Neem dan contact op met Ranee van der Straaten (e-mail) of Floris de Vriend (e-mail).